L'obiettivo che ci si propone con il presente articolo è analizzare la vigente normativa in materia di tutela del marchio per rispondere al quesito se sia o meno necessario che l'azienda che intenda produrre e commercializzare modellini da collezione realizzati artigianalmente (in ipotesi, modellini di autoveicoli) richieda l'autorizzazione e/o la licenza all'utilizzo dei rispettivi marchi (ed eventualmente paghi le relative royalties) alle case automobilistiche produttrici dei veicoli riprodotti in scala.
Per individuare correttamente la disciplina applicabile al caso concreto, è anzitutto necessario verificare se ci si trovi in presenza di una attività riconducibile nell'alveo dell'“hobbistica”. Ai sensi del D.Lgs. 114/98 per aversi tale peculiare attività il valore di ciascun prodotto commercializzato dal creativo non deve superare l'importo di €. 250,00 ed il volume d'affari annuo non deve superare la somma complessiva annua di €. 5.000,00; l'attività inoltre deve avere carattere occasionale e non professionale, dove per occasionale si intende un'attività che non superi i trenta giorni di attività nel corso di un anno. In tal caso, l'attività di cui trattasi può considerarsi in quanto “hobbistica” per così dire esonerata da una stringente applicazione della disciplina in tema di tutela del marchio, pur dovendo prestare attenzione alla normativa in tema fiscale.
Ove invece si superi le predette soglie, si rilevi sin da subito che né l'ordinamento giuridico nazionale né quello comunitario prevedono una specifica normativa con riferimento alla vendita e commercializzazione di modellini da collezione, di talché dovrà necessariamente farsi riferimento alla disciplina generale in materia di tutela dei marchi, di cui alla Direttiva 2008/95/CE, che ha sostituito la precedente direttiva 89/104/CEE senza apportare particolari stravolgimenti in materia di contraffazione di marchi. Al riguardo, l'art. 5 della predetta Direttiva, così come meglio esplicato dalla Giurisprudenza, attribuisce al titolare di un marchio registrato il diritto di vietarne l'utilizzo ai terzi solo nel caso in cui tale utilizzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio, determinando il rischio di confusione nel pubblico (Sent. CGCE 25 gennaio 2007, n. 48/05).
Ora, nello specifico caso del modellismo da collezione, è di tutta evidenza che la qualità del modello è tanto più elevata quanto più fedelmente riproduce l'originale del quale rappresenta la miniatura. È pertanto evidente che la creazione di modellini debba necessariamente riprodurre esattamente non soltanto i particolari macroscopici dell'originale, bensì anche e soprattutto tutti quei dettagli che ne permettono la riproduzione quanto più precisa e minuziosa, ivi compresi dunque i loghi ed i marchi presenti sull'originale. Nessun collezionista può infatti immaginare una riproduzione in scala di un veicolo senza che la stessa sia connotata dal marchio della casa automobilistica madre.
Ora, l'apposizione o l'incisione sul modellino da collezione di tutti quei segni distintivi dell'originale a cui il modellino si rifà, viola o meno la vigente normativa sui marchi? É pertanto necessario chiedere la preventiva autorizzazione per la commercializzazione del modellino all'azienda produttrice dell'originale a cui il modello si riferisce?
Come detto, la Direttiva 2008/95/CE conferisce al titolare di un marchio registrato un diritto esclusivo di utilizzo dello stesso, consentendo di vietarne l'utilizzo ai terzi. Tale divieto è però escluso dall'art. 6 della medesima direttiva, rubricato “Limitazione degli effetti del marchio”, nel caso in cui la raffigurazione del logo sia effettuata per usi estranei alla funzione propria dei marchi, ossia avvenga a fini meramente descrittivi, “purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale”.
Nell'ambito del modellismo da collezione, pertanto, la riproduzione di un marchio registrato sul modello in scala di un veicolo realmente esistente, deve considerarsi come avente funzione meramente descrittiva, e come tale non viola la normativa sui marchi, purché tale utilizzazione avvenga nel rispetto dell'obbligo di lealtà di cui sopra. In punto, si cita il persuasivo precedente giurisprudenziale di cui alla citata Sent. CGCE 25 gennaio 2007, n. 48/05, laddove espressamente prevede che, nell'ipotesi nelle quali i modellini siano destinati a collezionisti, la riproduzione identica di ciascun dettaglio del veicolo originale possa costituire una caratteristica essenziale (di natura descrittiva) di tale categoria di prodotti, con la conseguente applicazione della citata esimente di cui all'art. 6, n. 1, lett. b.
Tale obbligo di lealtà deve, tuttavia, ritenersi violato ogni volta che:
l'uso del marchio induca l'acquirente del prodotto (mediamente accorto) a considerare sussistente un legame commerciale tra il creatore del modellino ed il titolare del marchio;
qualora tale uso provochi discredito o denigrazione del marchio;
qualora l'utilizzo del marchio consenta di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dello stesso.
In relazione alle prime due ipotesi si può affermare con un certo grado di certezza che, attesa la tipologia dei potenziali acquirenti (appassionati di modellismo), non si incorra nel rischio di violare la citata normativa a tutela dei segni distintivi. Con riferimento alla terza fattispecie ipotizzata, invece, non si può del tutto escludere, soprattutto ove la produzione abbia carattere industriale (produzione di articoli in serie e non pezzi unici) e non artigianale, che l'utilizzo commerciale del marchio altrui (inciso sui modelli e sui mezzi commerciali di promozione degli stessi) ingeneri un indebito vantaggio economico. In questo ultimo caso, pertanto, alla luce delle considerazioni da ultimo svolte, parrebbe consigliabile inviare in via prudenziale una specifica comunicazione ai competenti uffici commerciali delle case automobilistiche con la quale, esplicata la tipologia dell'attività artigianale modellistica, si rendano edotte le stesse dell'impiego dei rispettivi marchi, in ossequio ai più generali e richiamati principi di lealtà, buona fede e correttezza commerciale.